Настоящая экспертиза полезной модели по существу преимущественно заключается в определении соответствия технического решения условиям её патентоспособности и прежде всего критериям «новизна» и «промышленная применимость» (есть и много других зацепок). Чаще всего вопросы у экспертизы возникают по критерию «новизна», которая определяется по отличию совокупности существенных признаков заявляемого технического решения от известных. При этом учитывается назначение и технический результат заявляемого решения. Такой подход в большинстве случаев позволяет решить вопрос с «новизной» ещё на стадии разработки или позднее на стадии патентования. Правда, обоснование соответствия «новизне» только за счет патентных приёмов более трудная задача. Обоснование возможности использования полезной модели в отраслях народного хозяйства (промышленная применимость) обычно не представляет проблемы.
Необходимо также отметить, что осуществление экспертизы полезной модели по существу значительно повышает её престиж как объекта патентного права среди специалистов и инвесторов. С другой стороны, положительные результаты экспертизы по существу снижают риски опротестовывания и признания патента недействительным.
Основным свойством полезной модели является государственная охрана неимущественных и исключительных прав изобретателей и обладателей патента. Эти свойства аналогичны изобретению. Авторам полезной модели принадлежит право авторства независимо от принадлежности патента. Правообладателям принадлежит исключительное право на использование полезной модели, в частности производство устройства, его продажа, использование, а также передача или отчуждение этих прав. Однако срок действия патента на полезную модель меньше, чем у изобретения и составляет 10 лет без возможности продления.
Для получения патента на полезную модель следует подать заявку на получение патента на полезную модель (заявка на полезную модель). Данная заявка должна содержать заявление, описание полезной модели, формулу полезной модели, необходимые чертежи или графические материалы и реферат. Каждый из перечисленных документов составляется по определённым правилам, которые описаны в соответствующем Административном регламенте Роспатента. Особенно внимательно следует отнестись к составлению описания и разработке формулы. Формула полезной модели является основным её документом, т.к. определяет объём правовой охраны патента, т.е. объём прав обладателей патента. Поэтому к разработке формулы следует отнестись особенно тщательно. Описание раскрывает формулу и обуславливает соответствие критериям патентоспособности.
Стратегия судебной защиты прав владельцев патента на изобретение или полезную модель, хотя и подчиняется общим правилам, но имеет свои особенности. В то же время существует ряд ключевых моментов, которые объединяют такие процессы.
Прежде всего, любой правообладатель, столкнувшись с нарушением своих прав, при обращении в суд должен определить желаемый результат спора.
В принципе в действующем законодательстве имеется ограниченный перечень требований, которые предъявляются правообладателем в суд для защиты принадлежащих ему прав. В частности, в этот список включены следующие требования:
запрет предлагать к продаже, продавать и осуществлять иные действия, связанные с введением контрафактных товаров в гражданский оборот;
уничтожение спорных предметов за счет ответчика;
возмещение ущерба или компенсация.
При выборе между убытками и компенсацией необходимо определить наиболее эффективную меру гражданской ответственности.
В Гражданский кодексе Российской Федерации статья 1406.1, которой регламентируется порядок взыскания компенсации за нарушение патента на изобретение полезную модель и промышленный образец была включена относительно недавно. Положения настоящей статьи действуют с 1 января 2015 года. Однако до этой даты рассматриваемое юридическое учреждение действовало в связи с нарушением прав на товарный знак, поэтому на сегодняшний день судебная практика сложилась в достаточной степени, чтобы обеспечить определенную степень вероятности прогнозирования результатов судебного разбирательства для взыскания компенсации за нарушение патентных прав.
Для уточнения эффективности меры следует отметить, что положения статьи 1406.1 Гражданского кодекса допускают два варианта исчисления компенсации:
1) в фиксированной сумме денег (от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения);
2) двукратная стоимость права пользования изобретением, полезной моделью, определяемая на основании цены, которая при сопоставимых обстоятельствах обычно начисляется за законное использование соответствующего изобретения, полезной модели, промышленного образца способом, который использовал нарушитель.
Текст правила следует за одним очевидным преимуществом компенсации. Доказыванию в суде подлежит только факт нарушения патентных прав, например, путем введения в обращение (предложения о продаже контрафактной продукции). Этот вопрос неоднократно обсуждался в научном сообществе. Так, суд по интеллектуальным правам в решении от 20 января 2014 года по делу № А57-9777/2012 указал, что « размер компенсации не может быть указан независимо от характера и размера (объема) неблагоприятных последствий правонарушения. Данная санкция носит компенсационный характер и явно направлена на восстановление имущественных интересов потерпевшего от правонарушения, не может обогатить последнего».
Однако на практике такие заявления вышестоящих судов влекут за собой значительные судебные дискреционные полномочия в отношении суммы, присуждаемой в размере установленного законом диапазона. Как правило, сумма удовлетворенной компенсации не превышает 300-500 тыс. руб. Решения первого арбитражного апелляционного суда от 9 ноября 2015 года по делу № автомагистрали a79-2550/2015, третьего арбитражного апелляционного суда от 19 мая 2016 года по делу № А33-17982/2015 и 20 апреля 2016 года по делу № А33-10040/2015.
Учитывая эту значительную неопределенность в определении его преимущества по сравнению с возмещением убытков не столь очевидны. Согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации убытки включают реальный ущерб (расходы, которые лицо, право которого нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрату или повреждение его имущества) и утраченную выгоду (неполученный доход, который лицо получило бы в обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено).
В отличие от компенсации, при рассмотрении требований о возмещении убытков, истец обязан доказать ряд обстоятельств, а не только факт совершения правонарушения, в частности:
противоправное поведение (нарушение обязательства);
наличие убытков (их размер);
наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением и ущербом;
наличие вины причинителя вреда (убытков).
Однако суд удовлетворяет иск в той мере, в какой истец смог задокументировать его, не уменьшая его по своему субъективному усмотрению. Как правило, правообладатели предъявляют к нарушителям требования о возмещении убытков в виде упущенной выгоды на основании суммы непризнанных лицензионных платежей по аналогичным договорам Определение Верховного Суда РФ от 7 октября 2016 года № 304-ЭС16-8563 по делу № А67-4475/2015..
Следующим ключевым вопросом для любого судебного разбирательства по патентной защите является сбор доказательств. Протокол № 5 заседания научно-консультативного совета суда по интеллектуальным правам от 5 сентября 2014 года констатируется факт приобретения изделия, при изготовлении которого, по мнению истца, использованы все признаки независимой патентной формулы. Товар будет необходим для его передачи на последующую экспертизу. Следовательно, ни суд, ни эксперт не должны сомневаться в том, что оспариваемый товар был приобретен у истца или произведен им самим.
В действующем законодательстве отсутствуют требования к порядку оформления покупки спорного товара. В то же время в судебной практике сформировался подход, при котором товары для экспертизы приобретаются с фиксацией этого обстоятельства нотариусом или представителем территориальной Торгово-промышленной палаты. Однако, в некоторых случаях, приобретение товара невозможно по разным причинам, например из-за высокой стоимости оборудования, как в случае элементов заводского изготовления линий, оборудование связи и т. д. В такой ситуации возможна экспертиза на документы (паспорта, схемы, чертежи). В тех случаях, когда ответчик отказывается предоставить соответствующие материалы для экспертизы, они могут быть получены в ходе судебного расследования.
Но истребование документов в суде возможно не только у подсудимого. Как правило, комплексное оборудование проходит сертификацию по системе, то есть документы можно получить в соответствующих сертификационных центрах. Кроме этих организаций, может быть сформирована доказательная база, в том числе путем направления судебного запроса в территориальные органы Федеральной таможенной службы и иные организации, в полномочия которых входит надзор и контроль за соответствующим сектором экономики.
Помимо этих способов получения материалов, интересным методом является метод, указанный в статье 72 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации - предоставление доказательств судом. Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление в арбитражный суд необходимых доказательств станет невозможным или затруднительным, могут обратиться с заявлением об обеспечении этих доказательств.
Так, в 2014 году суд по правам интеллектуальной собственности рассмотрел дело № А45-7805/2013. Суть состояла в следующем. Индивидуальный предприниматель обратился в суд в связи с нарушением его прав на использование в продукции ответчика (деревянный кий) патента истца. Для того, чтобы зафиксировать факт продажи товара ответчиком, истец обратился в суд с просьбой проверить сайт. В удовлетворении ходатайства истцу было отказано. По мнению суда первой инстанции, истец фактически обратился в суд с просьбой о получении доказательств для обоснования своих требований, а это в обязанности суда не входит. Апелляционный суд согласился с этим выводом. Суд по интеллектуальным правам отменил судебные акты и передал дело на новое рассмотрение.
Повторно изучив дело, Арбитражный суд Новосибирской области осмотрел площадку, на которой размещены фотографии соответствующей Продукции и полностью удовлетворил требования истца.
Однако в некоторых случаях даже помощь суда не компенсирует отсутствие документов для проведения судебной экспертизы. Например, ответчик отказывается предоставить необходимый документ даже по ходатайству суда, а истец не в состоянии получить его от другого лица. В этом случае для защиты прав истца можно воспользоваться позицией Высшего Арбитражного суда Постановление суда по интеллектуальным правам от 30 апреля 2014 года по делу № А45-7805/2013. http://sudact.ru/arbitral/doc/hZeHbsrF0px4/.
1.3 Патент на промышленный образец
На современном этапе инновационного развития экономики важно иметь в достаточной степени развитую производственную сферу. Для совершенствования последней необходимо привлечение все новых технологий, в частности, будь то изобретения, полезные модели или промышленные образцы. Государство направляет все больше ресурсов в данные области, для привлечения новых умов. Немаловажным является и вопрос обеспечения прав и законных интересов этих лиц. Для этого законодательно закреплены положения касающиеся защиты интеллектуальной собственности.
Представляется необходимым обратиться к истории развития законодательства о патентоспособности промышленного образца, для того чтобы отследить его динамику. Так, по Положению о промышленных образцах 1965 г. заявленный внешний вид изделия должен был соответствовать критериям новизны, пригодности осуществления промышленным способом, единства технических и эстетических качеств. При этом новизна устанавливалась в масштабах СССР, соответственно была местной.
В соответствии с Положением о промышленных образцах 1981 г. промышленный образец должен был отвечать критериям новизны, технической эстетики, возможности осуществления промышленным способом, наличия положительного эффекта. При этом критерий новизны отвечал требованию мировой известности. В качестве условий патентоспособности промышленного образца по Закону СССР «О промышленных образцах» 1991 г. устанавливались требования новизны, оригинальности и промышленной применимости. Аналогичные условия патентоспособности для промышленных образцов содержались и в первоначальной редакции Патентного закона РФ 1992 г.
Итак, согласно ст. 1352 Гражданского кодекса РФ под промышленным образцом понимается решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. В качестве существенных признаков, определяющих предмет правовой охраны, в соответствии со ст. 1352 ГК РФ таковыми являются определяющие признаки эстетических особенностей внешнего вида изделия, а конкретно форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Законодательно закреплено, что по вышеприведенным существенным признакам, изделие должно быть, во-первых, новым, а это значит, что оно оценивается на предмет известности совокупности перечисленных в законе признаков из сведений, доступных в мире на дату приоритета заявки. Данный критерий означает, что такая форма охраны как выдача патента обеспечивает охрану промышленного образца как от копирования, так и от попыток имитации изделия, поскольку не допускается сходство существенных признаков.
Во-вторых, оригинальным, образец является, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия (п. 3 ст. 1352 ГК РФ). Из данного положения вытекает следующее: «существенными признаками промышленного образца являются только те, которые влияют на общее зрительное впечатление, производимое конкретным изделием» Пылаева Я.Е., Нефедьев А.Н. Защита прав на промышленные образцы: практические аспекты // «Вестник Арбитражного суда Московского округа». 2015. № 2.