Принимая во внимание все приведенные нами рассуждения, необходимо сказать, что мы согласны, с предлагаемой William'ом F. Lee и Douglas'ом Melamed'ом схемой применения различных способов защиты во всем, кроме ограничений на введение судебного запрета при нарушении исключительного права нелицензирующего патентообладателя, в случае, если реализация такого способа защиты противоречит общественному интересу. Как мы указывали ранее, появление на рынке конкурента в ряде случаев может привести к потере нелицензирующим патентообладателем значительной части рынка. Таким образом, мы полагаем, что при наличии общественного интереса в использовании изобретения нелицензирующего патентообладателя, его использование должно осуществляться на основании выданной ex ante принудительной лицензии, порядок и условия предоставления которой не входят в предмет настоящего исследования.
Часть 3. Property rule и liability rule: основания выбора модели для защиты исключительного права на товарный знак
По вескому замечания William M. Landes и Richard A. Posner, в отличие от иных объектов интеллектуальной собственности, товарные знаки, не являются общественным благом, а максимизация полезности от их использования происходит как раз только в случае, если возможность эффективного использования конкретного обозначения предоставляется только одному лицу, репутация (goodwiil) которого ассоциируется у потребителя с этим обозначением Landes W.M., Posner R.A. Ibid. P. 171 - 172..
Схожей позиции придерживается А.С. Ворожевич, отмечающая, что «товарные знаки как зарегистрированные идентификаторы источника происхождения товаров являются частными благами и характеризуются конкурирующим характером использования. <…> Все возможные способы правомерного использования чужого товарного знака в таком случае по своей сути не представляют использования товарного знака либо представляют использование такого товарного знака не в качестве идентификатора своих товаров, услуг и работ» Ворожевич А.С. Граница исключительных прав на товарные знаки. Значение репутации (гудвилл) товарных знаков // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2019. № 11 // СПС «Гарант»..
Общество и потребители заинтересованы в монополизации обозначения за одним субъектом, чтобы минимизировать их трансакционные издержки на поиск информации о том или ином товаре. Одновременно, правообладатель заинтересован получении монополии на индивидуализацию товаров и услуг одним обозначением, поскольку тем самым получает защиту собственным инвестициям в узнаваемость бренда и качество индивидуализируемых им товаров, борясь с использованием его репутации третьими лицами Карапетов А.Г. Указ. соч. С. 217 - 218..
Именно в связи с обозначенной экономической особенностью товарного знака ни отечественная, ни зарубежная литература не уделяют внимания вопросу дифференциации моделей property rule и liability rule при защите последнего. В сравнении с огромным пластом литературы, посвященным границам защиты исключительного права на изобретение, границы защиты исключительного права на товарный знак сводятся к обсуждению вопросов, что является использованием товарного знака, а что нет; что может быть товарным знаком, а что нет См. например: Sakulin W. Trademark Protection and Freedom of Expression: An Inquiry Into the Conflict Between Trademark Rights and Freedom of Expression Under European Law. Rotterdam, 2011. - 420 p.; Афанасьева Е.Г. Пародирование товарных знаков: «руки прочь от святынь» или «надо иметь чувство юмора»? // Предпринимательское право. 2014. № 2. С. 38 - 45; Галифанов Р.Г. Особенности правовых взаимоотношений доменных имен и товарных знаков // ИС. Промышленная собственность. 2017. № 8. С. 33 - 48; Харитонова Ю.С. Географические объекты в интеллектуальной собственности: проблемы судебной и антимонопольной практики // Юрист. 2015. № 18. С. 10 - 16..
В некотором смысле в литературе и на практике преимущественно обсуждаются границы самого исключительного права на товарный знак, а не границы его защиты. Презюмируется, что использовать чужой товарный знак, вводя потребителей в заблуждение относительно происхождения товара - это зло, которое нельзя поощрять, а значит, исключительное право на товарный знак должно защищаться по модели property rule Heald P. Money Damages and Corrective Advertising: An Economic Analysis // University of Chicago Law Review. 1988. Vol. 55. P. 629 - 630..
Будучи абсолютно согласными с вышеприведенным доводом, мы, в то же время, полагаем, что можно сделать как минимум два уточнения позиции о необходимости защиты исключительного права на товарный знак по модели property rule.
Во-первых, требование строгой защиты исключительного права на товарный знак по модели property rule касается только защиты индивидуализирующей функции товарного знака, а не самого продукта, который индивидуализирует обозначение.
Во-вторых, мы также считаем, что ответственности по модели property rule в части сверхкомпенсационной защиты нарушенного права может быть реализована только при умышленном нарушении, однако в части абсолютной зашиты по вынесению судебного запрета может быть осуществлено и без вины. Аргументы в поддержку указанного довода аналогичны, тем, что были приведены в пользу строго виновной ответственности за нарушение исключительного права на изобретение - сверхомпенсационное взыскание за нарушение исключительного права на товарный знак с лица, которое совершило нарушение неумышленно, противоречит его экономической цели, поскольку не будет выполнять превентивной функции.
В связи с этим необходимо согласиться с Л.А. Новоселовой и А.С. Ворожевич, отмечающими следующее: «Вместе с тем при возложении ответственности при отсутствии вины любые разновидности штрафной компенсации (превышающей размер причиненных убытков) представляются недопустимыми - штрафная ответственность в этом случае не отвечает критерию справедливости. С невиновного нарушителя можно взыскивать санкции лишь в размере предполагаемых роялти: средств, которые нарушитель бы выплатил, если бы заключил договор с правообладателем об использовании объекта» Новоселова Л.А., Ворожевич А.С. Элемент вины в нарушении исключительного права на товарный знак // Российский судья. 2018. № 6. С. 9 - 14; № 7. С. 12 - 16 // СПС «Консультант Плюс»..
Проведя политико-правовой анализ оснований применения моделей property rule и liability rule при защите исключительных прав на изобретения и на товарные знаки далее мы предлагаем кратко описать наиболее проблемные в контексте описанного выше способы их защиты по модели property rule в российском праве: судебный запрет, пресечение действий, создающих угрозу нарушения исключительного права, изъятие контрафактных материальных носителей, нарушающих исключительное право.
Глава 2. Спорные способы защиты исключительных прав на изобретения и на товарные знаки в российском праве, реализующие модель property rule
В настоящей главе мы постараемся кратко описать спорные аспектов отдельных способов защиты исключительных прав на изобретения и на товарные знаки в российском праве, которые однозначно реализуют модель защиты property rule:
(1) пресечение действий, нарушающих исключительное право;
(2) пресечение действий, создающих угрозу нарушения исключительного права;
(3) изъятие контрафактных материальных носителей, нарушающих исключительное право.
Каждому способу защиты посвящен один параграф, в рамках которого в случае необходимости раскрываются особенности применения способа защиты к каждому из рассматриваемых объектов промышленной собственности.
Часть 1. Пресечение действий, нарушающих исключительное право
Согласно пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, защита исключительного права осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право к лицу, совершающему такие действия, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия (далее также - «судебный запрет»).
При этом требование о защите исключительного права путем наложения судебного запрета подлежит удовлетворению независимо от того, совершено ли нарушение исключительного права виновно или нет (п. 5 ст. 1250 ГК РФ).
Обращение в суд с требованием о наложении судебного запрета не требует соблюдения досудебного порядка урегулирования спора (абз. 3 п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ).
Очевидно, что судебный запрет является абсолютным способом защиты нарушенного исключительного права на изобретение и направлен на прекращение совершенного нарушения, т.е. на защиту исключительного права «в натуре», а не просто на компенсацию потерь патентообладателя, какими бы незначительными они ни были.
В случае предъявления патентообладателем требования о пресечении действий нарушающих исключительное право в предмет его доказывания по делу входит лишь (1) принадлежность ему исключительного права на изобретение и (2) использование в изделии ответчика изобретения, т.е. использование ответчиком в его изделии каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте, содержащейся в патенте формулы изобретения, либо эквивалентных признаков Постановления Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2019 по делу № А40-137099/2017; от 27.09.2018 по делу № А41-950/2018; от 19.08.2015 по делу № А07-8867/2012.. Иными словами, для наложения судебного запрета на использование изобретения ответчиком, истцу не требуется доказывать ничего, кроме самого факта нарушения.
Интересным, однако, является, разъяснение Верховного Суда Российской Федерации (далее - «ВС РФ»), приведенное в п. 57 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - «ПП ВС РФ № 10»), ограничивающее возможность предъявления требования о наложении судебного запрета только в отношении продолжающегося нарушения.
ВС РФ прямо указывает: «Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан». По логике ВС РФ общий запрет на нарушение исключительного права устанавливается непосредственно законом.
С одной стороны, бесспорно, что логически невозможно предъявление требования о пресечении действий, которые уже прекратились. Иными словами, абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать изобретение не подлежат удовлетворению Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2019 по делу № А40-230155/2015..
Одновременно важно уточнить, что предъявляемое патентообладателем требование о запрете использования изобретения в будущем в конкретном продукте может не носить абстрактный характер, даже если нарушение уже прекратилось, и служить цели установления преюдиции использования изобретения в конкретном продукте в будущих процессах.
Приведем простой пример. Допустим компания A обладает патентом X на изобретение, используемое при производстве ноутбуков. Компания A узнает, что компания B в своей модели ноутбуков «Nimbus2020» использует изобретение по патенту X. Использование изобретения было установлено представителем A по результатам контрольной закупки первой партии ноутбуков «Nimbus2020». Доказав нарушение со стороны компании B, а также наложив судебный запрет на производство и предложение к продаже ноутбуков «Nimbus2020», патентообладатель A в будущем сможет, ссылаясь на полученный судебный запрет, без повторного проведения контрольной закупки и экспертизы, запретить B вводить в оборот новую партию ноутбуков той же модели, только если последний не докажет, что «новые» «Nimbus2020» отличаются от «старых» «Nimbus2020».
В этой связи нельзя не согласиться с А.С. Ворожевич, отмечающей следующее: «Суд [в описанном случае] устанавливает негативное обязательство ответчика не просто не нарушать исключительных прав, а не производить и не реализовывать конкретный объект. Исходя из этого, можно заключить, что запрета на использование (в том числе будущее) патентоохраняемого объекта при установлении судом предполагаемого объекта, в котором было (будет) воплощено запатентованное решение, носит не абстрактный характер» Ворожевич А.С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты: монография. М.: Статут, 2020 // СПС «Консультант Плюс»..
В то же время стоит согласиться, что, строго говоря, описанный способ защиты носит скорее не характер требования о пресечения действий, непосредственно нарушающих исключительное право патентообладателя, но характер требования о пресечении действий, создающих угрозу нарушения права. Именно в таком ключе, например, § 139 Патентного закона ФРГ допускает предъявления требования о наложении судебного запрета на будущие действия: «Если лицо в нарушение положений § § 9-13 использует запатентованное изобретение, потерпевший может при наличии опасности повторения нарушения предъявить требование о прекращении нарушения. Данное требование может быть предъявлено даже в том случае, если угроза совершения противоправного действия возникает впервые» Патентный закон // Германские законы в области права интеллектуальной собственности; пер. с нем., введ., сост. В. Бергманн; науч. ред. Т.Ф. Яковлева. - М.: Инфотропик Медиа, 2017. С. 189..
Судебный запрет как способ защиты нарушенного исключительного права на изобретение, при этом, не считается в отечественной литературе связанным с какими-либо правовыми проблемами. Однако, как мы указывали ранее, автоматическая защита любого исключительного права на изобретение по модели property rule не является абсолютно бесспорным.