Дипломная работа: Модели защиты прав property rule и liability rule как основания определения условий и границ применения способов защиты исключительных прав на изобретения и на товарные знаки в российском праве

Так, начиная с рассмотрения в 2006 г. Верховным Судом США так называемого дела eBay eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)., при вынесении судебного запрета на использование изобретения суды руководствуются четырехступенчатым тестом. Для наложения судебного запрета суду необходимо установить (1) факт причинения патентообладателю непоправимого ущерба в случае отказала от наложения судебного запрета; (2) факт того, что иные способы защиты права патентообладателя, включая денежную компенсацию, не позволяют полностью восстановить нарушенное право истца; (3) факт того, что наложение судебного запрета не будет несправедливо обременительным для ответчика в сравнении с преимуществами, получаемые патентообладателем; (4) факт того, что общественные интересы не будут нарушены в случае наложения судебного запрета.

При этом, как мы указывали ранее, наложение судебных запретов на использование изобретений как реализация модели защиты property rule не является технологически нейтральной.

В частности, как указывает Christopher B. Seaman в своей работе по итогам анализа практики окружных судов США, наиболее часто требования о наложении судебного запрета на использование изобретений удовлетворяются в делах о нарушении исключительных прав на изобретения в области биотехнологий и фармацевтики - в 100 % (всего 4 дела) и 92 % (всего 25 дел) случаев соответственно. Самый низкий процент удовлетворенных судебных запретов в сфере IT разработок программ для ЭВМ - 53% (всего 36 дел) Seaman C. Permanent Injunctions in Patent Litigation After eBay: An Empirical Study // Iowa law Review. 2016. Vol. 101:1949. P. 1984.. Позже Ryan T. Holte и Christopher B. Seaman показали, что при обжаловании указанных решений окружных судов Апелляционный суд США по федеральному округу поддерживает решения о наложении судебного запрета в 88 % случаев, а решения об отказе в наложении судебного запрета лишь в 55 % случаев Patent Injunctions on Appeal: An Empirical Study of the Federal Circuit's Application of eBay // Washington Law Review. 2017. Vol. 92. P. 187 - 188..

Одновременно с этим, какие-либо основания допускать использование товарного знака отсутствуют…

Часть 2. Пресечение действий, создающих угрозу нарушения исключительного права

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, защита исключительного права осуществляется также путем предъявления требования о пресечении действий, создающих угрозу нарушения исключительного права к лицу, создающему своими действиями угрозу нарушения, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В терминологии российского дореволюционного юриста В.М. Гордона вышеописанное требование относится к категории «исков о воспрещении», т.е. «исков, направляемых на то, чтобы предупреждать в будущем действия, совершение которых было бы нарушением прав истца» Гордон В.М. Иск о воспрещении. СПб.: Типография т-ва «Общественная польза», 1913. С. 4..

Указанное требование также подлежит удовлетворению независимо от того, совершено ли нарушение исключительного права виновно или нет (п. 5 ст. 1250 ГК РФ), а обращение с в суд также не требует соблюдения досудебного порядка урегулирования спора (абз. 3 п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ).

Основной проблемой, возникающей в связи с описанным требованием является вопрос о том, насколько близки должны быть негативные для патентообладателя последствия от действий будущего нарушителя, чтобы его действия признавались составляющими угрозу нарушения.

Так, например, в российской судебной практике однозначно не решен вопрос о том, считаются ли действиями, составляющими угрозу нарушения исключительного права на изобретение, совершение действий по регистрации лекарственного препарата для целей его последующего введения в оборот.

В период своего существования Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее - «ВАС РФ»), последовательно придерживался позиции, что как действия дженериковой компании по подготовке к государственной регистрации так и сама государственная регистрация воспроизведенного лекарственного препарата, в котором используется изобретение патентообладателя-оригинатора, не являются нарушением его исключительного права Постановления Президиума ВАС РФ от 16.07.2009 № 2578/09; от 31.01.2012 № 11025/11..

Так, в своем постановлении от 16.07.2009 № 2578/09 Президиум ВАС РФ указал:

«[Д]ействия общества по подготовке и представлению в Росздравнадзор указанных документов для целей государственной регистрации и получения разрешения на использование генерического лекарственного средства иматиб-ФС по истечении срока действия патента компании не являются использованием изобретения по смыслу статьи 10 Патентного закона и могут быть квалифицированы лишь как подготовка к использованию этого средства, а следовательно, не являются нарушением исключительного права компании. Они направлены на охрану здоровья населения и содействие доступа к лекарственному средству нуждающихся лиц».

Однако совсем недавно подход ВАС РФ был пересмотрен Судом по интеллектуальным правам.

Так, в своем постановлении от 28.02.2019 по делу № А40-106405/2018 Суд по интеллектуальным правам высказался следующим образом:

«[С]уд кассационной инстанции соглашается с апелляционным судом в том, что без государственной регистрации лекарственного препарата и государственной регистрации предельных отпускных цен на лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, введение в гражданский оборот лекарственного препарата не допускается, а допущение к обращению (введению в гражданский оборот) лекарственного препарата рассматривается законом в качестве основной цели соответствующей регистрации.

Следовательно, вывод суда апелляционной инстанции о том, что представленные доказательства в совокупности подтверждают факт осуществления обществом необходимых приготовлений к совершению действий, создающих угрозу нарушения исключительных прав истца на патент Российской Федерации на изобретение N 2153495, также является верным».

Одновременно, в постановлении от 24.04.2018 по делу № А41-85807/2016 Суд по интеллектуальным правам отдельно указала на значительный срок, за который дженериковая компания зарегистрировала свой воспроизведенный лекарственный препарат:

«Судебная коллегия суда кассационной инстанции отклоняет довод кассационной жалобы о том, что угроза нарушения не доказана, так как ответчик не рекламирует, не производит и не предлагает к продаже путем участия в государственных закупках лекарственный препарат «Нилотиниб-натив».

Данный довод кассационной жалобы основан на ошибочном толковании ответчиком норм права и на подмене понятия "угроза нарушения" понятием "нарушение".

[Р]егистрация <…> лекарственного препарата 05.10.2016 преследует намерение к введению лекарственного препарата в гражданский оборот до истечения срока действия Патента (то есть до 04.07.2023), так как отсутствие лекарственного препарата на рынке в течение трех лет (с 2016 по 2019 годы) в соответствии с п. 8 ст. 32 <…> [Закона] «Об обращении лекарственных средств» приведет к отмене регистрации [лекарственного препарата]».

Обозначенный подход судов поддерживается также в отечественной доктрине А.С. Ворожевич, отмечающей, что «анализируемое решение судов следует признать оправданным. Между тем de lege ferenda отмена регистрации является чрезмерной мерой. Более правильным с позиции баланса интересов будет приостановить действие регистрации до тех пор, пока действует патент. В таком случае, с одной стороны, будут в полной мере обеспечены интересы правообладателя, с другой стороны, не пострадают правомерные интересы производителя дженерика: он сразу может выйти на рынок со своим препаратом, как истечет срок действия патента» Ворожевич А.С. Защита нарушенных исключительных прав на патентоохраняемые объекты в контексте развития кодификации законодательства об интеллектуальных правах // Вестник гражданского права. 2019. № 5. С. 161 - 185 // СПС «Консультант Плюс»..

Действительно, если регистрация лекарственного препарата прекращается в случае отсутствия его на рынке в течение трех лет после регистрации, то регистрация дженерика более чем за три года до истечения срока действия патента, охраняющего используемое в нем изобретение компании-оригинатора, однозначно свидетельствует об угрозе нарушения дженериковой компанией исключительного права патентообладателя. Однако в таком случае, следует признать обоснованной позицию, что регистрация дженерика в пределах трех лет до истечения срока патентной охраны изобретения оригинатора.

Часть 3. Изъятие из оборота и уничтожение контрафактных материальных носителей, нарушающих исключительное право

Условия и порядок изъятия из оборота и уничтожение контрафактных материальных носителей, нарушающих исключительное право на изобретение, и нарушающих исключительное право на товарный знак различаются.

Так, к изобретениям применяется общее правило, установленное п. 4 ст. 1252 ГК РФ, согласно которому, в случае, если изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.

Как видно из приведенной нормы, данное правило не имеет исключений, в связи с чем, если патентообладатель предоставит суду информацию о местонахождении контрафактных товаров См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2017 по делу N А40-198094/2015., такие товары по требованию патентообладателя подлежат конфискации и уничтожению независимо от их общественной пользы.

Одновременно с этим, п. 2 ст. 1515 ГК РФ установлены иные последствия для контрафактного товара, с неправомерно размещенным на нем товарным знаком.

В отличие от контрафактных товаров, в которых неправомерно используется изобретение, для контрафактных товаров с неправомерно размещенными на них товарными знаками законодатель допускает «облегченную» версию обсуждаемого способа защиты.

Так, согласно вышеуказанной норме, в тех случаях, когда введение товаров с неправомерно размещенными на них товарными знаками в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать лишь удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, а не уничтожения самих товаров.

Такой подход логически с необходимостью следует из описанного нами ранее взгляда на защиту исключительного права на товарный знак - защите подлежит индивидуализирующая функция товарного знака, а не находящийся за ней товар.

Важно отметить, что, начиная с Постановления Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью “ПАГ”», в судебной практике сложился подход, согласно которому, при вынесении решения об уничтожении контрафактной продукции судам необходимо учитывать, что товары, на которых товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, однако ввезенные на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя (так называемый «параллельный импорт»), могут быть изъяты из оборота и уничтожены лишь в случае их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

Как отмечается в литературе, после принятия указанного постановления в России существуют два самостоятельных вида контрафакта, имеющих различное регулирование Сальникова А.В. Многоликий контрафакт // ИС. Промышленная собственность. 2019. № 5. С. 55 - 59..

Заключение

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что все способы защиты нарушенных прав можно разделить на способы защиты, реализующие модель property rule, и на способы защиты, реализующие модель liability rule. Первые направлены на превенцию нарушений права, вторые - на компенсацию пострадавшему лицу понесенных им убытков.

В качестве основания выбора между обозначенными моделями защиты нарушенных прав могут служить как соображения экономической эффективности, так и иные политико-правовые доводы. С точки зрения экономической эффективности конвенциональным среди ученых является подход, согласно которому модель liability rule необходимо применять, когда трансакционные издержки по распоряжению правом являются высокими, а модель property rule, когда указанные издержки являются незначительными. Одновременно, при анализе регулятивных эффектов модели liability rule необходимо учитывать литигационные издержки правообладателя на получение компенсации. Обе модели защиты прав реализуются в нормативно закрепленных способах защиты, пререквизиты применения которых вытекают из оснований выбора той или иной модели защиты нарушенного права. Для ограничения защиты исключительного права на изобретение по модели liability rule существуют как минимум четыре основания: отсутствие вины у нарушителя, готовность патентообладателя выдавать лицензии на свое изобретение, неиспользование изобретения самим патентообладателем, а также трагедия антиобщин, наблюдаемая в отношении той или иной комплексной технологии.

С учетом сказанного, наиболее предпочтительной видится следующая система способов защиты нарушенного права.