Относительно такого объекта как секрет производства (ноу-хау) следует отметить, что, когда обладателем является также один из участников совместного предприятия, который на основании лицензии передает право пользования исключительным правом на секрет производства (ноу-хау), в случае выхода из совместного предприятия действие такой лицензии прекратится. Однако в силу специфики самого объекта секрета производства (ноу-хау), а именно - прекращения исключительного права на него лишь при утрате конфиденциальности сведений, которые составляют такое право, необходимо дополнительно предусмотреть ряд условий. Во-первых, при выходе партнёра из совместного предприятия, который является обладателем исключительных прав на секрет производства (ноу-хау), остальные участники обязаны по требованию обладателя уничтожить носители конфиденциальной информации в случае, если участники являются обладателями таких носителей. Во-вторых, если обладателем носителей является выходящий партнёр, то оставшиеся участники обязуются передать ему данные материальные носители, содержащие конфиденциальную информацию.
Ранее было указано, что в международной практике создания совместных предприятий и в работе некоторых отечественных авторов встречается форма осуществления совместной деятельности, которая не предполагает участия партнеров в коммерческой организации. Так, например, Е.В. Глухов относит к таковым простые товарищества. Действующим законодательством также предусмотрена возможность в соответствии с п.3 ст. 1041 ГК РФ заключить договор инвестиционного товарищества, особенности регулирования которого содержатся в Федеральном Законе от 28.11.2011 N 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе». Как правило, такая форма совместной деятельности не нацелена на долгосрочное сотрудничество. Однако во избежание споров в случае прекращения договора простого товарищества, необходимо заранее оговорить вопросы, касающиеся того, какие обязательства возникают у бывших участников договора по поводу права использования секрета производства (ноу-хау), если соответствующее право передавалось в состав общего имущества товарищей.
Общее имущество товарищей включает имущество, находящееся в общей долевой собственности, имущество, а также иные блага, признаваемые имуществом в широком смысле, переданные в пользование без перехода права собственности. В силу абз.2 п.1 ст. 1043 ГК РФ имущество, вносимое товарищем, который обладает им на основаниях, отличных от права собственности, составляет общее имущество товарищей. Как указывается в абз.1 п.2 ст. 1050 ГК РФ, в случае прекращения договора простого товарищества вещи, переданные в общее владение или пользование товарищей, возвращаются тому товарищу, которым они были предоставлены без вознаграждения. Представляется, что данной нормой должна быть также урегулирована судьба исключительных прав, которые были предоставлены участником в пользование, в случае прекращения договора простого товарищества. В такой ситуации также актуальна проблема, связанная с тем, что информация, составляющая секрет производства (ноу-хау), является индивидуализированной, и ее использование, разглашение бывшими товарищами не должно допускаться. Так как правило п.2 ст. 1050 ГК РФ носит диспозитивный характер, следовательно, товарищи могут договориться об ином. Например, о том, что товарищ, предоставлявший право пользования исключительным правом, в случае прекращения договора простого товарищества, может заключить с остальными товарищами возмездный лицензионный договор. Таким образом, остальные товарищи, которым в любом случае будут известны сведения, составляющие секрет производства (ноу-хау), смогут использовать их в своем интересе на законных основаниях, а обладатель взамен может получить соответствующее вознаграждение. Важно также отметить, что, если товарищ, являющийся обладателем исключительного права на такой актив, не намерен предоставлять лицензию, необходимо предусмотреть обязанность остальных товарищей уничтожить носители конфиденциальной информации в случае прекращения договора простого товарищества.
Как указывается в зарубежных источниках, чаще всего на практике совместные предприятия, которые образуются с целью создания и использования интеллектуальной собственности, создаются в иностранных юрисдикциях именно по модели договорных соглашений, то есть без создания отдельного юридического лица. Представляется, что данная форма ведения совместной деятельности является более предпочтительной тогда, когда планируется разработка больших по объему проектов в сфере технологий. Для участников такой формы совместного предприятия предлагается заранее перед началом совместной деятельности сделать выбор, какой стороне будет принадлежать вся созданная интеллектуальная собственность. Такой выбор должен производится на основе объективного расчета того, какой из участников обладает большим опытом в области интеллектуальной собственности, денежными ресурсами и персоналом с уникальными навыками, чем у компании - партнёра. Такой подход позволяет не только избежать разногласий по поводу того, кто является создателем и патентообладателем в отношении каждой разработки, но и предотвратить споры в случае прекращения деятельности такого предприятия, так как обладателем нематериального актива остается тот участник, который внес наибольший вклад в его создание.
РАЗДЕЛ II. УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ ПРИ ВЫХОДЕ ПАРТНЕРА ИЗ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В СЛУЧАЕ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ
На практике конфликтные ситуации относительно вопросов управления активами совместного предприятия при выходе партнёров возникают в тех случаях, когда стороны заранее не предусмотрели варианты того, как будут развиваться их отношения после прекращения совместной деятельности. Не являются исключением и вопросы по поводу судьбы прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, созданные во время деятельности совместного предприятия. Более того, в силу законодательства, регулирующего интеллектуальную собственность, ответ на вопрос о том, может ли партнёр при выходе забрать тот или иной актив, возможно ли совместное обладание исключительными правами на те или иные объекты, не является очевидным.
Далее на основе анализа действующего законодательства будут проанализированы способы решения вопросов управления интеллектуальной собственностью при выходе одного из партнёров, если сторонами на этапе создания совместного предприятия не были предусмотрены механизмы урегулирования такой ситуации, то есть не были включены termination provisions, о которых шла речь в первом разделе.
2.1 Разрешение конфликтной ситуации в зависимости от организационно-правовой формы совместного предприятия
Необходимо рассмотреть варианты того, как будет на практике решен вопрос управления исключительными правами, когда совместное предприятие было создано в организационно-правовой форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.
Первый возможный вариант того, как будет решаться данный вопрос, стоит рассмотреть на примере ситуации, когда совместное предприятие продолжает существовать после выхода одного из партнёров. Если участник, выходящий из такого общества, хочет забрать актив, необходимо установить, во-первых, кому принадлежит право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, во-вторых, организационно-правовую структуру.
В соответствии с п.1 ст. 66 ГК РФ имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе деятельности, принадлежит на праве собственности хозяйственному товариществу или обществу. Согласно с п.4 ст.15 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», если имущество было передано участником общества для оплаты своей доли, при выходе такого участника из общества, это имущество остается на праве пользования у общества на тот срок, на который такое имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении общества. В ФЗ «Об акционерных обществах» аналогичного положения не содержится. В п.3 ст. 9 данного Закона лишь говорится о том, что имущественные права могут вноситься учредителями в оплату акций. Дальнейшая судьба таких прав на случай выхода участника из общества не предусмотрена. При этом в п.45 в Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 говорится о том, что исключительное право или право по лицензионному договору может вноситься в качестве вклада в уставный или складочный капитал общества посредством отчуждения исключительного права или заключения лицензионного договора. Таким образом, для выходящих из акционерного общества участников, должна по аналогии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусматриваться норма о последствиях выхода одного из участников. Необходимо, в частности, условие о том, что право пользования исключительным правом остается у акционерного общества на тот срок, который был предоставлен по лицензионному договору.
Соответственно, если участник совместного предприятия предоставлял ему исключительное право по лицензионному договору в качестве оплаты доли в уставном капитале или акций, когда участники не договорились заранее относительно последствий выхода одного из них, у совместного предприятия остается исключительное право на тот срок, который был установлен в лицензии. Если же исключительное право было внесено в уставный капитал совместного предприятия путем отчуждения совместному предприятию исключительного права, то потребовать возврата выходящему из общества участнику исключительного права не представляется возможным.
При втором варианте, когда объект был создан уже во время деятельности самого предприятия и оформлен на данное общество, участник, согласно п. 1 ст. 66 ГК РФ, не вправе забрать такой актив при выходе из совместного предприятия.
Если корпоративным договором предусмотрена ликвидация совместного предприятия при выходе одного из партнеров, необходимо установить общие последствия для интеллектуальной собственности. Ранее уже был частично рассмотрен вопрос о том, какова судьба исключительных прав при ликвидации общества. Законодатель не дает на данный вопрос прямого ответа, в доктрине тоже не достигнуто консенсуса относительно понимания того, прекращаются ли исключительные права, принадлежащие юридическому лицу при ликвидации. В том случае, если исключительные права не прекращаются, тогда кто из участников становится обладателем, допустимо ли в таком случае сообладание правом?
Н.А. Майоров, проанализировав действующее законодательство, сделал вывод о том, что исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации прекращаются после ликвидации юридического лица. Однако далее он указывает на то, что в доктрине существует дискуссия относительно того, допустимо ли при ликвидации юридического лица сингулярное правопреемство. Если допустить сингулярное правопреемство, в данном случае, то тогда, с точки зрения Н.А. Майорова, целесообразно дополнить положения ГК РФ о том, что «после удовлетворения требований кредиторов оставшиеся права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации при ликвидации юридического лица подлежат распределению наравне с остальным имуществом». В п.1 ст. 61 ГК РФ установлено прекращение прав и обязанностей юридического лица без их перехода другим лицам в порядке универсального правопреемства в случае ликвидации, то есть сингулярное правопреемство законодателем не допускается. Более того, учитывая положения действующего законодательства, которое прямо устанавливает запрет на выдел долей в исключительном праве, такое предложение относительно распределения между бывшими участниками исключительных прав навряд ли представляется возможным.
Когда законом прямо не предусмотрено прекращение исключительного права на объект интеллектуальной собственности в случае ликвидации обладателя -- юридического лица, исключительные права на такие объекты, как отмечает Л.А. Новоселова, могут переходить к учредителям юридического лица. При этом в отношении исключительного права допускается только режим совместного обладания, то есть в случае спора относительно того, кому должен принадлежать актив, перераспределить права пропорционально долям участия в уставном капитале на данный момент, не представляется возможным.
2.2 Выход из конфликтной ситуации в зависимости от объекта, с целью которого осуществлялась коммерциализация интеллектуальной собственности
Вопрос о том, как в зависимости от объекта интеллектуальной собственности решается вопрос об обладании им партнёрами после прекращения совместной деятельности, встает в том случае, если оба партнера имеют право на такой объект. Пример того, когда это возможно, был проанализирован ранее при рассмотрении вопроса о судьбе исключительных прав при ликвидации совместного предприятия. Если оба партнера имеют исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, то согласно п.3 ст. 1229 ГК РФ в отношении исключительных прав на объект, принадлежащий нескольким лицам, такое право принадлежит им совместно. Такое регулирование означает, что каждый из бывших партнёров может использовать объект интеллектуальной собственности по своему усмотрению, если ГК РФ или соглашением между ними не предусмотрено иное. Распоряжение исключительным правом на такой объект осуществляется партнёрами совместно, доходы от такого совместного распоряжения распределяются в равных долях. При этом, п.3 ст. 1227 ГК РФ указывает на неприменение к интеллектуальным правам положений ГК РФ о вещных правах, если иное не установлено законом, но на данный момент нормы ГК РФ таких случаев и не предусматривают. В п.35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 прямо указывается на отсутствие у сообладателей исключительного права возможности на раздел исключительного права и выдела из него долей. Таким образом, на данный момент действующее законодательство допускает только сообладание исключительным правом бывшими партнёрами, так как запрет на применение норм вещного права по аналогии лишает возможности выдела долей в исключительном праве. Такое регулирование в случае конфликтной ситуации не позволяет разрешить разногласия между теми участниками совместного предприятия, которые далее не желают более друг с другом вести совместную деятельность, и оставляет только вариант сообладания правом на спорный актив, так как ни один из правообладателей не может свободно распорядиться долей в исключительном праве без согласия других правообладателей. Более того, согласно абз.2 п.35 Постановления Пленума Верховного Суда №10 взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними. В случае недостижения между сообладателями такого согласия, спор между соправообладателями об определении порядка осуществления и распоряжения правом может быть рассмотрен судом по иску любого из правообладателей.