1.1 Корпоративные механизмы управления интеллектуальной собственностью при создании совместного предприятия в случае, когда обладателем нематериального актива становится совместное предприятие
Как было сказано ранее, совместные предприятия на практике создаются участниками коммерческих отношений для разных целей. В зависимости от этих целей, которые преследуются участниками коммерческих отношений, происходит выбор организационно-правовой формы совместного предприятия. В традиционном для отечественной доктрины понимании совместное предприятие представляет собой создание самостоятельного юридического лица в организационно-правовых формах, которые предусмотрены действующим законодательством для коммерческих организаций. Наиболее часто встречающимися организационно-правовыми формами, в которых создаются совместные предприятия, являются акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью. Е.В. Глухов выделяет совместные предприятия, которые также создаются с целью осуществления какой-либо совместной деятельности, но не подразумевают при этом участия партнёров в коммерческой организации. Такие совместные предприятия, по мнению Е.В. Глухова, как правило, создаются в форме простого товарищества или могут существовать в рамках отношений по договору научно-изыскательских работ. С. Абесадзе выделяет в качестве альтернативного вида совместного предприятия консорциум, который может быть оформлен договором простого товарищества. А. С. Касаткина отмечает, что содержание термина «совместное предприятие» в международной практике охватывает как правосубъектные организации, созданные иностранными и национальными учредителями, так и форму совместной деятельности, не предполагающей объединение капиталов в отдельно созданном юридическом лице. В данном разделе будут рассмотрены возможные способы урегулирования вопросов на стадии заключения соглашения о создании совместного предприятия по поводу управления интеллектуальной собственностью в случае выхода одного из партнеров из совместного предприятия в традиционном его понимании, то есть предполагающего создание коммерческой организации.
В рамках создания совместного предприятия на практике заключается ряд документов. На стадии переговоров таковыми являются меморандум о взаимопонимании и соглашение сторон о нераспространении информации. Заключение меморандума о взаимопонимании или меморандума о намерениях сторон предусмотрено в п.5 ст. 434.1 ГК РФ, согласно которому стороны могут заключить соглашение о порядке ведения переговоров. Соглашение сторон о неразглашении информации или соглашение о конфиденциальности сторон не отнесены к отдельным видам договоров по законодательству, следовательно, не имеют специального регулирования и заключаются на основании общих положений гражданского Кодекса. В данных соглашениях не предусматривается согласование партнёрами вопросов обладания объектами интеллектуальной собственности, ключевым соглашением в рамках совместных предприятий является корпоративный договор.
Согласно положениям п.1 ст. 67.2 ГК РФ, заключение корпоративного договора предусмотрено только для участников хозяйственных обществ. Таковыми в соответствии с п.4 ст. 66 ГК РФ являются общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества. В ходе создания совместных предприятий в таких организационно-правовых формах участникам при согласовании условий корпоративного договора необходимо обратить внимание вне зависимости от цели создания совместного предприятия на вопросы использования объектов интеллектуальной собственности. В рамках существования совместного предприятия интеллектуальная собственность может быть создана в соответствии с целями деятельности такого совместного предприятия, либо создана в период действия совместного предприятия, но не в связи с целью его деятельности. Чтобы предотвратить конфликты в будущем по поводу прав на интеллектуальную собственность, необходимо предусмотреть положения о конфиденциальности на случай создания таких объектов как секрет производства (ноу-хау), включить в корпоративный договор понятие тупиковой ситуации, а также пути выхода из нее, разрешить вопрос о том, кто будет обладателем прав на созданный объект в случае прекращения партнёрских отношений и другие корпоративные механизмы.
Во-первых, как уже было сказано ранее, необходимо предусмотреть защиту конфиденциальной информации посредством включения соответствующих положений в корпоративный договор либо путем подписания отдельного соглашения о неразглашении конфиденциальной информации. При этом такое соглашение должно быть взаимным, и режим охраны секретов производств (ноу-хау) должен сохраняться в случае, если партнер выходит из совместного предприятия. За нарушение таких условий участники совместного предприятия вправе установить гражданско-правовую ответственность в виде возмещения убытков согласно п.1 ст. 393 ГК РФ, подписать соглашение о неустойке в соответствии со ст. 331 ГК РФ. Во избежание конфликтных ситуаций в случае выхода одного из партнёров можно предусмотреть заключение лицензионного договора, по которому совместное предприятие, как обладатель исключительного права на секрет производства (ноу-хау), обязуется предоставить бывшему участнику этого совместного предприятия право использования соответствующего секрета производства (ноу-хау), если выходящий партнер заинтересован в его использовании. Такая возможность предусмотрена в п.1 ст. 1469 ГК РФ.
Положениями ГК РФ допускается такая договорная конструкция как опцион на заключение договора. Абз.2 п.1 ст.429.1 ГК РФ позволяет предусматривать опционом на заключение договора возможность реализации такого опциона в зависимости от действий одной из сторон соглашения. В мировой практике опционы, включаемые в различные договорные конструкции, делятся на две группы: call option и call put. Первый предусматривает покупку определенного актива, а второй, соответственно, продажу по заранее установленной цене. При опционе на покупку, то есть при call option, у одной стороны есть обязанность по осуществлению продажи или иной передаче актива по оговоренной цене, а у другой стороны, соответственно, есть право купить этот актив. При этом, так как опцион является правом совершения сделки на заранее оговоренных условиях, обязанность его исполнения при option call лежит на продавце в случае требования на его исполнение со стороны покупателя. На данный момент такие условия прописывают в отношении продажи или покупки акций, долей совместного предприятия при наступлении определенных условий. Суды при рассмотрении дел, связанных с исполнением таких опционных конструкций, признают их действительными и исполнимыми. Например, исполнимость put option была подтверждена в споре между ОАО «Роснано» и ООО «Новые технологии» (решение Арбитражного суда Ставропольского края от 19.01.2015 года N А63-9751/2014) , также и решение о допустимости использования и исполнения call option было принято в Постановлении ФАС ЦО от 17.07.2013 по делу N А23-1803/12. Учитывая то, что такая договорная конструкция как call option признается действительной и исполнимой российскими судами и то, что объектом опциона может быть любой гражданско-правовой договор, можно предложить участникам совместного предприятия на стадии конструирования условий корпоративного договора урегулировать вопрос об использовании объектов интеллектуальной собственности в случае выхода одного из партнёров посредством включения опциона на заключение лицензионного договора при реализации call option. Согласно п.6 ст. 429.2 ГК РФ опцион на заключение договора может быть включен в другое соглашение, то есть партнеры могут предусмотреть его в корпоративном договоре. Таким образом, можно включить в корпоративный договор условие о том, что при наступлении определённого обстоятельства, а именно в случае принятия решения одним из партнеров о выходе из совместного предприятия посредством реализации call option, обладатель нематериального актива - совместное предприятие обязуется по требованию выходящего участника заключить с ним лицензионный договор на использование результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если совместное предприятие по каким-либо причинам не заинтересовано в дальнейшем использовать созданный актив в связи с выходом партнёра, можно предусмотреть включение в корпоративный договор опциона на заключение договора об отчуждении интеллектуальных прав. Таким образом, можно включить в корпоративный договор call option, предусматривающий, что в случае выхода одного из партнёров, по требованию последнего предоставляется право использования или отчуждения ему исключительного права. Такой выход из ситуации является наиболее приемлемым, так как совместное предприятие в большинстве случаев продолжает существовать в качестве юридического лица. Стороны корпоративного договора предусматривают механизм отчуждения доли в уставном капитале оставшемуся участнику, который, соответственно, после выхода становится обладателем 100% акций или долей в уставном капитале общества - совместного предприятия. При этом выдел и передача долей в исключительном праве по действующему законодательству не допускается. Включение в call option условия о предоставлении лицензии на использование исключительного права выходящему партнеру позволяет избежать в такой ситуации споров относительно обладания нематериальным активом.
Ранее описанная опционная конструкция релевантна для тех случаев, когда совместное предприятие продолжает свое существование после выхода одного из партнеров. Такой способ является одним из решений «тупиковых ситуаций» - dead lock, когда путем реализации опционов контроль по управлению совместным предприятием оказывается у оставшегося партнера. Сама по себе тупиковая ситуация представляет собой невозможность разрешения какого-либо вопроса о деятельности общества на уровне коллегиального исполнительного органа, совета директоров или общего собрания участников совместного предприятия. На стадии переговоров стороны корпоративного договора стараются включать условия о механизмах разрешения подобных ситуаций.
Помимо опционов сторон, участники совместного предприятия могут также включить условие о том, что при возникновении тупиковой ситуации и вследствие желания одного из партнёров выйти из совместного предприятия, совместное предприятие подлежит ликвидации. В данной ситуации встает вопрос о том, какова судьба исключительных прав ликвидируемого общества. В ст. 63 ГК РФ закреплен порядок ликвидации юридического лица. В п.8 данной статьи указывается на то, что при ликвидации юридического лица имущество передается учредителям (участникам), которые имеют вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица. В данной статье говорится именно об имуществе, но ничего не упоминается про исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Как указывает О.А. Рузакова, учредители (участники) ликвидируемого юридического лица могут соответствующим образом приобрести и исключительные права. При этом ст. 1241 ГК РФ предусматривает переход исключительного права к другим лицам без договора на основаниях, которые предусмотрены законом, и далее указываются примеры оснований, такие как универсальное правопреемство и обращение взыскания на имущество правообладателя. Исходя из буквального толкования данной статьи, перечисленные в ней случаи перехода исключительного права без договора не являются исчерпывающими. Л.А. Новоселова также отмечает, что перечень, который указан в ст. 1241 ГК РФ, не является исчерпывающим, и приводит пример того, что при ликвидации в некоторых случаях происходит переход исключительных прав к учредителям (участникам) юридического лица в силу закона. Случаи, когда такой переход невозможен, указаны в законе и касаются средств индивидуализации. В пп.4 п.1 ст. 1514 ГК РФ предусмотрено прекращение правовой охраны товарного знака при прекращении юридического лица. Аналогичное правило закреплено для свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара в пп.3 п.2 ст. 1536 ГК РФ. Как указывает В.А. Корнеев, положения пп.4 п.1 ст. 1514 ГК РФ о прекращении правовой охраны товарного знака подлежат применению при прекращении правообладателя юридического лица в том случае, когда не происходит переход прав и обязанностей в порядке правопреемства. В практике Суда по интеллектуальным правам есть ряд дел, в которых суд прямо указывает на то, что положения пп. 4 п.1 ст. 1514 ГК РФ применяются только при прекращении юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, то есть при ликвидации юридического лица.
Также для фирменного наименования предусмотрена норма в п.2 ст. 1475 ГК РФ, в силу которой исключительное право на данное средство индивидуализации прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в случае ликвидации юридического лица. В данной ситуации можно предложить партнерам включить в корпоративный договор условие о том, что в случае наступления тупиковой ситуации, которая предусматривает в дальнейшем ликвидацию совместного предприятия, являющегося обладателем исключительного права на средство индивидуализации, перед самой ликвидацией совместное предприятие обязуется передать одному из участников исключительное право посредством заключения договора об отчуждении исключительного права на средство индивидуализации на основании п.1 ст. 1234 ГК РФ. Однако стоит учитывать, что отчуждение или предоставление исключительных прав на такие средства индивидуализации, как фирменное наименование и наименование места происхождения товара, не допускается в любом случае на основании п.2 ст. 1474, п.4 ст. 1519 ГК РФ, соответственно.
Для других объектов интеллектуальной собственности, обладателем которых является совместное предприятие, во избежание споров относительно принадлежности права на такой нематериальный актив после ликвидации общества, целесообразно предусматривать также условия, упомянутые выше.
Учитывая зарубежный опыт создания совместных предприятий, можно предложить такое решение, как создание отдельного юридического лица, участниками которого будут оба партнера, и которое будет существовать даже после ликвидации совместного предприятия. При создании интеллектуальной собственности в рамках деятельности совместного предприятия, права на созданные объекты будут регистрироваться за юридическим лицом, которое было создано специально для целей управления интеллектуальной собственностью. Такое юридическое лицо будет обладателем нематериальных активов и сможет выдавать участникам совместного предприятия лицензии на право их использования. На случай прекращения сотрудничества и выхода одного из партнёров можно предусмотреть обязанность такого юридического лица предоставить, выходящему из совместного предприятия партнёру, лицензию. Если бывшие партнёры будут по отношению к друг другу конкурентами, тогда при создании такого юридического лица можно предусмотреть обязанность выдачи исключительной лицензии тому партнёру, который внес наиболее существенный вклад со своей стороны в создание разработки. В качестве другого варианта можно предусмотреть обязанность юридического лица выдавать каждому из партнёров простую лицензию, но с учетом особенностей их конкурирующих на рынке отношений, то есть путем установления ограничений по территории и сфере деятельности использования исключительного права на объект.
В качестве условия, которое можно включить в положения корпоративного договора о выходе участников, можно рассмотреть еще один вариант, предложенный в зарубежной доктрине. Корпоративный договор может содержать условие относительно акций или долей участия в уставном капитале совместного предприятия, которые в случае нарушения одним из участников корпоративного договора переходят от нарушившего участника к другому участнику. В связи с этим, стороны могут включить в корпоративный договор условие, согласно которому в случае такой передачи акций или долей участия в уставном капитале, исключительные права на объекты, созданные в рамках деятельности совместного предприятия также переходят к не нарушившему положения корпоративного договора участнику.
1.2 Способы управления интеллектуальной собственностью при создании совместного предприятия в случае, когда обладателем нематериального актива является один из участников
На момент создания совместного предприятия участники могут являться обладателями исключительных прав. Е.В. Глухов указывает на то, что если участники планируют передачу интеллектуальной собственности в пользу совместного предприятия, то еще на этапе согласования условий корпоративного договора необходимо определять, как будет осуществляться передача, например, посредством передачи исключительного права или его отчуждения. Помимо данного аспекта представляется необходимым провести аудит (due diligence) нематериального актива, если он вносится одним из участников совместного предприятия в качестве вклада еще на стадии переговоров, согласовать вопросы управления таким активом, определить режим осуществления прав на созданный актив и другие корпоративные механизмы.
Исключительные права могут быть внесены в качестве вклада в имущество хозяйственного общества на основании п.1 ст. 66.1 ГК РФ, а также общих правил распоряжения исключительными правами, норм корпоративного права, в том числе законодательства об обществах с ограниченной ответственностью и акционерных обществах. Как указывается в п.45 Постановления Пленума Верховного Суда №10, в случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный или складочный капитал не является обязательным оформление лицензионного договора или договора об отчуждении, достаточным будет отразить существенные условия таких договоров в решении о создании совместного предприятия или в договоре об его учреждении. В случае отчуждения исключительного права в пользу совместного предприятия не возникает вопросов относительного того, как будет происходить управление нематериальным активом, когда один из партнёров осуществит выход, так как обладателем такого актива будет по-прежнему оставаться совместное предприятие. Если же участник, передающий свои исключительные права в качестве вклада, принял решение о предоставлении лицензии на соответствующие исключительные права, то, как указывает Е.В Глухов, целесообразно включить в лицензионный договор условие о том, что на случай реализации опционов или при реализации механизма разрешения тупиковой ситуации, , автоматически будет прекращен лицензионный договор. На случай выхода такого участника, если в качестве вклада им предоставлялось право на использование товарного знака в фирменном наименовании совместного предприятия, в корпоративном договоре должно быть условие о том, что оставшиеся участники общества обязаны изменить фирменное наименование совместного предприятия. С.Н. Ендуткин считает, что просто введения условия о том, что право на использование нематериального объекта прекращается вместе с выходом одного из партнёров, недостаточно. Он предлагает предусмотреть некий переходный этап при выходе одного из партнёров для использования такого средства индивидуализации как товарный знак. Во время данного этапа, например, он предлагает обязать совместное предприятие реализовать оставшуюся часть маркированной товарным знаком продукции, осуществить смену локации, сначала сократить, а потом совсем прекратить реализацию продукции под брендом партнера, который выходит из совместного предприятия.