При определении того, является ли торговая марка хорошо известной в Украине, могут рассматриваться, в частности, такие факторы, если они являются уместными:
степень известности или признания торговой марки в соответствующем секторе общества;
длительность, объем и географический район любого использования торговой марки;
длительность, объем и географический район любого продвижения торговой марки, включая рекламирование, представление на ярмарках или выставках товаров и (или) услуг;
длительность и географический район любых регистраций и (или) заявок на регистрацию торговой марки при условии, что торговая марка используется или является признанной;
свидетельство успешного отстаивания прав на торговую марку, в частности территория, на которой торговая марка признана хорошо известной компетентными органами;
ценность, что ассоциируется с торговой маркой.
Из даты, на которую по определению Апелляционной палаты или суда торговая марка стала хорошо известной в Украине, ей предоставляется правовая охрана такая же, если бы эта торговая марка была заявлена на регистрацию в Украине. Сегодня в Украине практика признания торговых марок хорошо известными еще не сформирована.
Владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Украине товарный знак без разрешения его владельца.
Нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.
Коллективная марка
Взаимоотношения при использовании знака, свидетельство на который принадлежит нескольким лицам (коллективная марка), определяются соглашением между ними. В случае отсутствия такого соглашения каждый владелец свидетельства может использовать знак по своему усмотрению, но ни один из них не имеет права давать разрешение (выдавать лицензию) на использование знака и передавать право на знак другому лицу без согласия остальных владельцев свидетельства.
Понятие «использования торговой марки» имеет четко определенное содержание. Соответственно ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» использованием торговой марки являются такие действия:
нанесение ее на любой товар, для которого торговая марка зарегистрирована, упаковку, в которой содержится такой товар, вывеску, связанную с ним, этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет, хранение такого товара с отмеченным нанесением торговой марки с целью предложения для продажи, предложение его для продажи, продажу, импорт(ввоз) и экспорт (вывоз);
применение ее во время предложения и предоставления любой услуги, для которой торговая марка зарегистрирована;
применение ее в деловой документации или в рекламе, в сети Интернет, в том числе в доменных именах. Доменное имя — имя, что используется для адресации компьютеров и ресурсов в Интернете.
Знак признается использованным, если его применили в форме зарегистрированного знака, а также в форме, которая отличается от зарегистрированного знака лишь отдельными элементами, если это не изменяет в целом заметности знака.
Свидетельство предоставляет его владельцу исключительное право запрещать другим лицам использовать без его согласия:
зарегистрированный знак относительно приведенных в свидетельстве товаров и услуг;
зарегистрированный знак относительно товаров и услуг, родственных с приведенными в свидетельстве, если в результате такого использования можно ввести в заблуждение покупателя относительно лица, которое производит товары или предоставляет услуги;
обозначение, настолько схожее с зарегистрированным знаком, что их можно спутать (для 1 и 2 случая).
Исключительное право владельца свидетельства запрещать другим лицам использовать без его согласия зарегистрированный знак не распространяется на:
осуществление любого права, что возникло до даты представления заявки или, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки;
использование знака для товара, введенного под этим знаком в гражданский оборот владельцем свидетельства или по его согласию, при условии, что владелец свидетельства не имеет весомых оснований запрещать такое использование в связи с последующей продажей товара, в частности в случае изменения или ухудшения состояния товара после введения его в гражданский оборот;
некоммерческое использование знака;
все формы сообщения новостей и комментариев новостей.
В статье 500 ГК Украины закреплено право предыдущего пользователя на торговую марку. Право предыдущего пользователя на торговую марку возникает при наличии одновременно таких условий:
лицо должно в интересах своей деятельности использовать торговую марку или осуществить значительную и серьезную подготовку для такого использования;
указанные действия должны быть совершены добросовестно;
названные выше действия должны быть осуществлены до даты представления заявки или до даты приоритета;
использование торговой марки или значительная и серьезная подготовка к такому использованию должны быть проведены на территории Украины.
Право предыдущего пользователя предусматривает, что лицо вправе без разрешения владельца свидетельства и бесплатно, то есть без выплаты вознаграждения:
—продолжать такое использование торговой марки, если на дату представления заявки или на дату приоритета это лицо уже использовало ее;
—использовать торговую марку, если на дату представления заявки или на дату приоритета это лицо только осуществило значительную и серьезную подготовку к ее использованию. При этом право предыдущего пользователя ограничивается тем объемом использования, который предусматривался указанной подготовкой.
При этом обязанность доказывания наличия обстоятельств, с которыми связывается возникновение у лица права предыдущего пользователя, возлагается на это лицо.
В законодательстве предусмотрено ограничение относительно возможности отчуждения права предыдущего пользователя и перехода его к другим лицам. Оно может передаваться или переходить к другому лицу только вместе с предприятием или деловой практикой или с той частью предприятия или деловой практики, в которых была использована торговая марка или осуществлена значительную и серьезную подготовку для такого использования. Такой переход возможен, в частности, в порядке реорганизации, купли-продажи имущественного комплекса предприятия. Во всех других случаях это право не может передаваться или переходить к другим лицам.
Владелец свидетельства может передавать любому лицу право на знак полностью или относительно части отмеченных в свидетельстве товаров и услуг, на основании договора. Передача права на знак не допускается, если она может стать причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара и услуги.
К другим имущественным правам интеллектуальной собственности на торговую марку, установленных законом, принадлежит закрепленное ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» право владельца свидетельства на проставление рядом с торговой маркой предупредительной маркировки, которая указывает на регистрацию знака в Украине. Закон не определяет требований к такой маркировке. На практике часто используются рядом с торговой маркой значки ® (от англ.registered — зарегистрировано), TM (от англ. trademark — товарный знак), SM (от англ. service mark — знак обслуживания).
Указанные выше имущественные права принадлежат также владельцу международной регистрации и лицу, торговая марка которого признана хорошо известной в Украине.
Имущественные права на торговую марку охраняются в течение 10 лет от даты, следующей за датой представления заявки. Особенностью срока действия имущественных прав на торговую марку является предусмотренная законом возможность его продолжения каждый раз на 10 лет. То есть срок действия прав на торговую марку можно продолжать на 10 лет сколько угодно раз. Продолжение срока действия прав на торговую марку осуществляется Департаментом развития сферы интеллектуальной собственности при Министерстве развития экономики по ходатайству владельца свидетельства. Требования, которым должно отвечать такое ходатайство, закрепленное п. 2.5 Положения о Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, утвержденное приказом Министерства образования и науки Украины от 10 января 2002 г. № 10. При этом продолжение действия прав на торговую марку осуществляется при условии уплаты заявителем сбора.
Количество нарушений в сфере использования торговых марок очень большое, ибо применение чужой торговой марки во многих случаях позволяет резко увеличить объемы сбыта своей продукции. При этом происходит не просто обман покупателей, а часто риску подвергают их жизнь и здоровье. По информации Всемирной организации здоровья поддельные медицинские препараты были найдены в 28 странах, из 751 случая производства подделок 25 % выявлено в промышленное развитых странах, 65 % в странах, что развиваются, в 10 % случаев источник неизвестен.
Нарушением прав на торговую марку являются неправомерные действия любых лиц, которые ограничивают исключительное право владельца торговой марки. Законодательство относительно торговых марок содержит нормы, соответственно которым запрещено:
использование идентичного (тождественного) с зарегистрированной торговой маркой обозначения для однородных товаров и услуг, относительно которых предоставлена правовая охрана (подделка ТМ);
использование похожего до степени спутывания обозначения, включая риск сочетания обозначения и зарегистрированной марки в воображение потребителя;
использования идентичного или похожего до степени спутывания обозначения для неоднородных товаров и услуг, если речь идет о хорошо известной в стране марке и использование такого обозначения может недобросовестным образом повлиять на различительную способность хорошо известного знака.
Злоумышленное нарушение прав на торговую марку входит в понятие контрафакции.
По требованию владельца торговой марки нарушение может быть прекращено, а нарушитель обязан возместить владельцу торговой марки причиненные убытки.
Владелец торговой марки может также требовать устранения из товара либо его упаковки незаконно использованной марки или обозначения, похожего с ней до степени спутывания, либо уничтожение изготовленных изображений марки и обозначений, похожих с ней до степени спутывания. Требовать возобновления нарушенных прав владельца торговой марки может также лицензиат.
Положение относительно нарушения прав владельца торговой марки содержит ст. 20 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», а споры, связанные с нарушением имущественных прав владельца торговой марки согласно со ст. 21 отмеченного Закона рассматривают суды.
Защита прав на торговую марку может осуществляться в гражданском, административном, криминальном (уголовном) порядке.
Доказательство нарушения права на торговую марку. В гражданских исках по вопросам нарушения прав на торговую марку правовладелец должен доказать, что ответчик использовал ту же самую или подобную марку на такие же или аналогичные товары таким образом, что это вполне может вызывать их спутывание.
Прямой метод, используемый в некоторых странах, заключается в научном социологическом исследовании репрезентативных групп потребителей. Результат, который показывает значительный процент спутывания марок покупателями, является достаточным свидетельством реальной угрозы спутывания марок. И наоборот, если малое количество опрошенных введены в заблуждение сходством марок, угрозы их спутывания нет.
Нарушением прав владельца торговой марки признают несанкционированное изготовление, применение, предложение к продаже, продажа, другое введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью торговой марки, товара, обозначенного этой маркой, либо обозначения, похожего с ней до степени спутывания, относительно однородных товаров.
Общим признаком этих типичных видов нарушения прав на торговую марку является введение торговой марки или товара, обозначенного ею, в хозяйственный оборот. Если лицо, которое использует торговую марку или товар, маркируемый ею, не преследует такой цели, его действия не являются нарушением.
Нарушением прав владельца торговой марки есть как несанкционированное использование другими лицами тождественного обозначения товаров, так и использование обозначений, похожих с зарегистрированной торговой маркой.
Возмещение убытков. Нарушение прав на торговую марку может нанести разные виды убытков ее владельцу. Правовладелец может понести убытки, а нарушитель его права незаконно обогатиться. В случае продажи правонарушителем товаров низкого качества может быть нанесен вред деловой репутации правовладельца. Потеря репутации может повлечь за собой снижение оборота и требовать больших расходов на возобновление репутации. Все убытки подлежат возмещению.