По общему правилу использование изобретения, полезной модели и промышленного образца другими лицами допускается лишь с разрешения владельца соответствующего патента. В то же время патентное законодательство Украины предусматривает случаи, когда использование изобретения, полезной модели, промышленного образца может осуществляться без разрешения владельца патента и это не будет считаться нарушением патентных прав .
Согласно со ст. 31 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» не признается нарушением патентных прав на использование запатентованного изобретения, полезной модели:
1) на основе права предыдущего пользователя (преждепользователя). Согласно ст. 470 ГК Украины какое-либо лицо, которое до даты представления заявки на изобретение или полезную модель или, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки в интересах своей деятельности добросовестно использовало изобретение или полезную модель в Украине или осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использования, имеет право на бесплатное продолжение такого использования.
Право предыдущего пользователя возникает при наличии одновременно таких условий:
лицо должно в интересах своей деятельности использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец или осуществить значительную и серьезную подготовку для такого использования. При этом понятие «использования» понимают в его специальном значении. Если, например, работниками юридического лица создано изобретение и относительно него принято решение о сохранении его как конфиденциальной информации, при этом оно не было использовано, (и подготовка к исп. также не велась), то при получении патента на такое же изобретение другим лицом указанное первое юридическое лицо не приобретает права предыдущего пользователя;
указанные действия должны быть совершены добросовестно. Право предыдущего пользователя не может возникать, когда использование объекта связано со злоупотреблениями (например, если лицо противоправно завладело информацией о созданном изобретении, и использовало его в своей деятельности до выдачи патента);
эти действия должны быть осуществлены до даты представления заявки или до даты приоритета;
использование изобретения, полезной модели, промышленного образца или значительная и серьезная подготовка к такому использованию должны быть проведены на территории Украины.
Право предыдущего пользователя предусматривает, что это лицо вправе без разрешения владельца патента и бесплатно, то есть без выплаты вознаграждения:
а) продолжать такое использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, если на дату представления заявки или на дату приоритета это лицо уже использовало соответствующий объект. При этом право предыдущего пользователя ограничивается тем объемом использования, которым оно было на дату представления заявки;
б) использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, если на дату представления заявки или на дату приоритета это лицо только осуществило значительную и серьезную подготовку к использованию соответствующего объекта. При этом право предыдущего пользователя ограничивается тем объемом использования, как это предусматривалось указанной подготовкой.
Право предыдущего пользователя может передаваться или переходить к другому лицу только вместе с предприятием или деловой практикой или с той частью предприятия или деловой практики, в которых было использовано изобретение или полезная модель или осуществлена значительная и серьезная подготовка для такого использования;
в конструкции или при эксплуатации транспортного средства иностранного государства, которое временно или случайно находится в водах, воздушном пространстве или на территории Украины, при условии, что изобретение, полезная модель используется исключительно для потребностей отмеченного средства. Это правило сформулированное в ст. 5 Парижской конвенции об охране промышленной собственности;
при чрезвычайных обстоятельствах (стихийное бедствие, катастрофа, эпидемия и тому подобное) с сообщением о таком использовании владельцу патента сразу, как это станет практически возможным и выплатой ему соответствующей компенсации.
Не признается нарушением патентных прав, введение в гражданский оборот изготовленного с применением запатентованного изобретения, полезной модели продукта каким-либо лицом, которое приобрело его без нарушения прав владельца патента (исчерпание прав). Продукт, изготовленный с применением запатентованного изобретения, полезной модели, считается приобретенным без нарушения прав владельца патента, если этот продукт был изготовлен и (или) после изготовления введен в гражданский оборот владельцем патента или другим лицом по его специальному разрешению (лицензии).
Применяя указанные положения относительно исчерпания прав, стоит учитывать правовые позиции, приведенные в п. 58 рекомендаций Высшего хозяйственного суда Украины «О некоторых вопросах практики решения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности». В соответствии с ч. 3 ст. 22 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» не признается нарушением прав, которые предоставляются патентом, введение в гражданский оборот изделия, изготовленного с применением запатентованного промышленного образца, после введения этого изделия в гражданский оборот владельцем патента или по его специальному разрешению. В этой норме речь идет о последующих операциях по продаже и перепродаже именно конкретного изделия или партии изделий, изготовленных с применением запатентованного промышленного образца и впервые введенного в оборот владельцем этого патента или по его специальному разрешению. Поэтому исключительные права владельца патента, определенные ст. 20 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы», нарушаются, если лицо, не имея патента или разрешения (лицензии) на использование промышленного образца на основании лицензионного договора, впервые вводит в гражданский оборот конкретное изделие или партию изделий, изготовленных с применением этого промышленного образца, даже в случае, когда к моменту этого введения в оборот владельцем патента уже осуществлялись операции с аналогичными партиями товара.
Не признается нарушением патентных прав, использование с коммерческой целью изобретения каким-либо лицом, которое приобрело продукт, изготовленный с применением запатентованного изобретения, и не могло знать, что этот продукт был изготовлен или введен в обращение с нарушением прав, которые предоставляются патентом. Однако после получения соответствующего сообщения владельца патента отмеченное лицо должно прекратить использование продукта или выплатить владельцу прав соответствующие средства, размер которых устанавливается в соответствии с законами или при согласии сторон. Споры относительно этих расчетов и порядка их выплаты решаются в судебном порядке.
В соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины «О введении в действие Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» какое-либо лицо, которое до даты представления ходатайства о выдаче патента Украины на изобретение, что охраняется авторским свидетельством СССР, добросовестно в интересах своего дела или своего предприятия использовало в Украине отмеченное изобретение или сделало необходимые для этого приготовления, имеет право продолжить использование изобретения или использовать его в соответствии с такими приготовлениями без заключения соглашения с владельцем патента. При этом авторам изобретения платится вознаграждение в порядке, установленном для выплаты вознаграждения за изобретения, которые охраняются авторскими свидетельствами СССР.
Подобные правила установлены и для промышленных образцов. Согласно ст. 22 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» не признается нарушением имущественных прав использования промышленного образца:
на основе права предыдущего пользователя;
в конструкции или при эксплуатации транспортного средства иностранного государства, которое временно или случайно находится в водах, воздушном пространстве или на территории Украины, при условии, что промышленный образец используется исключительно для потребностей отмеченного средства;
без коммерческой цели;
с научной целью или в порядке эксперимента;
при чрезвычайных обстоятельствах (стихийное бедствие, катастрофа, эпидемия и тому подобное) с сообщением о таком использовании владельцу патента сразу, как это станет практически возможным и выплатой ему соответствующей компенсации.
Не признается нарушением прав, которые предоставляются патентом, введение в гражданский оборот изделия, изготовленного с применением запатентованного промышленного образца, после введения этого изделия в гражданский оборот владельцем патента или по его специальному разрешению (исчерпание прав).
Постановлением Верховной Рады Украины от 23 декабря 1993 г. «О введении в действие Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» предусмотрено, что какое-либо лицо, которое до даты представления ходатайства о выдаче патента Украины на промышленный образец, что охраняется свидетельством СССР, добросовестно в интересах своего дела или своего предприятия использовало в Украине отмеченный промышленный образец или сделало необходимые для этого приготовления, имеет право продолжить использование промышленного образца или использовать его в соответствии с такими приготовлениями без заключения соглашения с владельцем патента. При этом авторам промышленного образца платится вознаграждение в порядке, установленном для выплаты вознаграждения за промышленные образцы, которые охраняются свидетельствами СССР.
Действие патента прекращается с окончанием срока его действия.
В соответствии со ст. 6 (4) Закона Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели" срок действия имущественных прав на изобретение оканчивается через 20 лет со дня представления заявки.
В соответствии со ст. 6 (4) того же Закона срок действия имущественных прав на полезную модель оканчивается через 10 лет со дня представления заявки.
В соответствии со ст. 5 (5) Закона Украины "Об охране прав на промышленные образцы" срок действия имущественных прав на промышленный образец оканчивается через 10 лет со дня представления заявки. Продляется не более чем на 5 лет.
В то же время патентное законодательство предусматривает случаи досрочного прекращения действия патента.
Действие имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретение, полезную модель, промышленный образец может быть прекращено досрочно по инициативе лица, которому они принадлежат, если это не противоречит условиям договора. С инициативой о досрочном прекращении действия этих прав может выступать лишь то лицо, которому они принадлежат. По общему правилу им выступает владелец соответствующего патента (ст. 464 ГК Украины). В соответствии со ст. 32 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» и ст. 24 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» владелец патента в любое время может отказаться от него полностью или частично на основании заявления, поданного в Учреждение. Отмеченный отказ вступает в силу от даты публикации сведения об этом в официальном бюллетене Учреждения.
Осуществление права владельца патента на досрочное прекращение действия имущественных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец имеет определенные границы: это не должно противоречить условиям договора. Речь идет о случаях, когда владелец патента заключил соответствующий договор (например, лицензионный) на право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. При таких обстоятельствах владелец патента не вправе выступать с инициативой о досрочном прекращении действия соответствующих прав, если это будет противоречить условиям заключенного им с другим лицом договора.
Второе основание досрочного прекращения действия патента определено ст. 32 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» и ст. 24 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы»: действие патента прекращается в случае неуплаты в установленный срок годового сбора за поддержку его действия. При этом действие патента прекращается с первого дня того года, за который сбор не уплачен.
Прекращение действия исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретение, полезную модель, промышленный образец является юридическим фактом, с которым связывается наступление соответствующих правовых последствий, предусмотренных ст. 467 ГК Украины. В случае прекращения действия исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретение, полезную модель, промышленный образец эти объекты могут свободно и бесплатно использоваться каким-либо лицом, за исключениями, установленными законом. Свободное использование предусматривает, что какое-либо лицо может его осуществлять без получения разрешения на это от владельца патента. Бесплатность использования означает, что использование соответствующего объекта каким-либо лицом осуществляется без уплаты вознаграждения. Названные правовые последствия являются общими, поскольку касаются как прекращения действия исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности в связи с окончанием установленных сроков их действия (ст. 465 ГК Украины), так и случаев досрочного прекращения их действия (ст. 466 ГК Украины).
Специальные правовые последствия предусмотрены в ч. 2 ст. 467 ГК Украины относительно тех случаев, когда имело место досрочное прекращение действия исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретение, полезную модель, промышленный образец (ст. 466 ГК Украины), и этим был нанесен ущерб лицу, которому было предоставлено разрешение на использование соответствующего объекта. В таком случае нанесенные убытки подлежат возмещению лицом, которое предоставило это разрешение. В то же время договором или законом может быть установлено освобождение лица, которое предоставило соответствующее разрешение, от возмещения убытков, нанесенных досрочным прекращениям действия исключительных имущественных прав.
В соответствии со ст. 468 ГК Украины действие досрочно прекращенных исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретение, полезную модель, промышленный образец может быть возобновлено в порядке, установленном законом, по заявлению лица, которому эти права принадлежали в момент прекращения. Однако сегодня законодательством не предусмотрен такой порядок, что затрудняет реализацию норм этой статьи. Единственное законодательное положение относительно возобновления досрочно прекращенных исключительных имущественных прав на изобретения и полезные модели закреплено ст. 32 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» и касается случаев прекращения действия патента в случае неуплаты годового сбора за поддержку его действия. В соответствии с указанной статьей действие патента прекращается с первого дня того года, за который сбор не оплачен. В то же время годовой сбор за поддержку действия патента может быть оплачен на протяжении 12 месяцев по окончании установленного срока. В этом случае размер годового сбора увеличивается на 50 %. При уплате сбора действие патента возобновляется.